Litigiile de proprietate intelectuală pot combina elemente contractuale, patrimoniale și de ordine publică.
Un litigiu privind executarea unei licențe nu are aceeași natură cu o cerere de anulare a unei mărci, după cum o cerere de despăgubiri pentru utilizarea neautorizată a unei opere nu se confundă cu o procedură penală privind pirateria.
Arbitrabilitatea trebuie analizată prin raportare la obiectul concret al cererii, la dreptul invocat și la efectele urmărite.
În principiu, tribunalul arbitral poate soluționa pretenții patrimoniale între părțile care au încheiat o convenție arbitrală.
Nu poate însă înlocui OSIM, ORDA, instanța penală sau instanța competentă să pronunțe măsuri cu efect general ori asupra unor terți.
Regula generală a arbitrabilității
Art. 542 alin. (1) din Codul de procedură civilă permite soluționarea prin arbitraj a litigiilor dintre persoane care au capacitate deplină de exercițiu, cu excluderea litigiilor privind starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relațiile de familie și drepturile asupra cărora părțile nu pot dispune.
Drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală sunt, în principiu, drepturi disponibile.
Titularul poate transmite, licenția, exploata, limita sau valorifica economic aceste drepturi, în condițiile legii.
Această disponibilitate justifică, de regulă, recurgerea la arbitraj în litigiile privind licențele, cesiunile, redevențele, remunerațiile și prejudiciile.
Disponibilitatea dreptului nu înseamnă însă că titularul poate dispune de toate efectele juridice ale dreptului.
În cazul mărcilor, brevetelor, desenelor și modelelor sau indicațiilor geografice, protecția este legată de registre și de acte de autoritate.
Înregistrarea, anularea, decăderea și opozabilitatea față de terți pot fi supuse unor proceduri speciale, care nu sunt înlăturate printr-o clauză arbitrală.
| Întrebare | Consecință |
|---|---|
| Litigiul privește plata unor redevențe? | Este, de regulă, un litigiu patrimonial și poate fi arbitrabil. |
| Litigiul privește întinderea unei licențe? | Poate fi soluționat de tribunalul arbitral dacă licența și convenția arbitrală acoperă disputa. |
| Se solicită anularea unei mărci sau a unui brevet? | Trebuie aplicată procedura specială prevăzută de legislația proprietății industriale. |
| Se solicită măsuri provizorii, sechestru sau distrugerea produselor? | Competența aparține instanței judecătorești competente, potrivit legii speciale. |
| Se solicită o condamnare penală? | Litigiul nu poate fi soluționat prin arbitraj. |
| Hotărârea trebuie să producă efecte față de terți? | Clauza arbitrală nu leagă terții care nu au consimțit la arbitraj. |
Licențele și cesiunea drepturilor
Licența și cesiunea reprezintă principalele surse contractuale ale litigiilor de proprietate intelectuală.
Prin licență, titularul autorizează utilizarea dreptului, fără a transmite în mod necesar calitatea de titular.
Prin cesiune, dreptul patrimonial poate fi transmis, în limitele și forma prevăzute de lege.
Litigiile privind existența, întinderea și executarea unei licențe pot fi supuse arbitrajului.
Tribunalul arbitral poate interpreta clauzele privind teritoriul, durata, exclusivitatea, domeniul de utilizare, numărul de utilizatori, produsele sau serviciile acoperite, redevențele, auditul și obligațiile de raportare.
Pot fi soluționate arbitral și pretențiile privind utilizarea dreptului peste limitele licenței, neplata redevențelor, raportările incomplete, încetarea licenței, sublicențierea neautorizată, obligația de confidențialitate sau exploatarea după expirarea contractului.
| Litigiu contractual | Posibilă soluție arbitrală |
|---|---|
| Neplata redevențelor | Stabilirea sumelor datorate, a dobânzilor și a penalităților. |
| Utilizarea peste teritoriul autorizat | Interpretarea licenței și acordarea de despăgubiri pentru utilizarea excedentară. |
| Depășirea numărului de utilizatori software | Stabilirea încălcării contractului și a remunerației datorate. |
| Modificarea neautorizată a software-ului | Analiza obligațiilor licențiatului și a prejudiciului produs titularului. |
| Sublicențierea fără acord | Stabilirea încălcării contractului și a consecințelor patrimoniale. |
| Încetarea sau rezilierea licenței | Verificarea condițiilor contractuale și a efectelor încetării. |
În cauza C-666/18, IT Development, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că încălcarea unei clauze dintr-un contract de licență pentru un program pentru calculator, privind drepturile de proprietate intelectuală ale titularului, intră în sfera noțiunii de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală în sensul Directivei 2004/48.
Soluția este relevantă pentru delimitarea dintre răspunderea contractuală și acțiunea în contrafacere, fără a stabili competența unui anumit for național sau arbitral.
Într-un litigiu arbitral, această jurisprudență poate susține examinarea încălcării limitelor licenței și acordarea remediilor patrimoniale între părțile convenției.
Ea nu permite însă tribunalului arbitral să dispună măsuri pe care legea le rezervă instanței judecătorești sau autorităților publice.
Contrafacerea și arbitrajul
Contrafacerea poate fi analizată sub mai multe aspecte.
Ea poate reprezenta încălcarea unei obligații contractuale, încălcarea unui drept exclusiv sau o faptă penală.
Aceste calificări nu produc aceleași efecte procedurale.
Dacă litigiul se poartă între titular și licențiat, între cedent și cesionar, între parteneri contractuali sau între două societăți care au convenit arbitrajul, tribunalul arbitral poate analiza dacă utilizarea dreptului a fost autorizată și dacă limitele autorizației au fost depășite.
Dacă nu există o convenție arbitrală anterior încheiată, părțile pot recurge la arbitraj prin compromis, după apariția litigiului.
Consimțământul trebuie să fie exprimat în scris și să acopere obiectul concret al disputei.
În schimb, nu este suficient ca titularul să invoce existența unui drept de proprietate intelectuală pentru a atrage automat competența tribunalului arbitral.
În lipsa convenției arbitrale, titularul trebuie să sesizeze instanța competentă sau, după caz, autoritățile și organele judiciare prevăzute de lege.
| Aspect al contrafacerii | Forul posibil |
|---|---|
| Încălcarea limitelor unei licențe | Tribunal arbitral, dacă există convenție arbitrală valabilă. |
| Neplata remunerației pentru utilizarea dreptului | Tribunal arbitral sau instanță, potrivit convenției. |
| Despăgubiri între titular și partenerul contractual | Tribunal arbitral, dacă pretenția este acoperită de clauză. |
| Interzicerea provizorie a încălcării | Instanța judecătorească competentă. |
| Sechestrarea sau ridicarea produselor | Instanța judecătorească competentă, potrivit legii speciale. |
| Retragerea sau distrugerea mărfurilor | Instanța competentă și, în cazurile prevăzute de lege, organele judiciare. |
| Răspunderea penală pentru piraterie sau contrafacere | Organele de urmărire penală și instanța penală. |
| Litigiu împotriva unui intermediar care nu a semnat clauza | Instanța competentă, dacă intermediarul nu a consimțit la arbitraj. |
Ce poate soluționa tribunalul arbitral
În limitele convenției arbitrale, tribunalul arbitral poate stabili dacă pârâtul a încălcat obligațiile asumate prin contract, dacă utilizarea unui software, a unei mărci sau a unei opere a fost autorizată, dacă licența a fost depășită și ce consecințe patrimoniale rezultă.
Tribunalul arbitral poate acorda despăgubiri, redevențe, penalități și dobânzi, poate dispune restituiri și poate constata încetarea sau rezilierea contractului.
Poate de asemenea să stabilească obligații de încetare a utilizării dreptului între părțile litigante, dacă această soluție este acoperită de convenție și nu presupune exercitarea unei competențe rezervate instanței.
Într-un litigiu privind o licență, tribunalul arbitral poate analiza incidental existența și întinderea dreptului invocat, pentru a determina dacă pârâtul a încălcat contractul.
Această analiză incidentală nu trebuie confundată cu anularea titlului de protecție și nu produce, în principiu, efecte față de persoane care nu au participat la arbitraj.
| Cerere | Posibilitatea soluționării arbitrale |
|---|---|
| Constatarea încălcării licenței | Da, în raporturile dintre părțile convenției. |
| Plata redevențelor | Da, dacă pretenția este acoperită de convenție. |
| Despăgubiri pentru utilizare neautorizată | Da, cu respectarea limitelor convenției și a dreptului aplicabil. |
| Rezilierea contractului de licență | Da, dacă litigiul privește efectele contractuale ale rezilierii. |
| Interpretarea domeniului protecției | Da, în măsura în care interpretarea este necesară pentru soluționarea litigiului dintre părți. |
| Anularea mărcii sau a brevetului | Nu în temeiul unei clauze arbitrale contractuale, ci potrivit procedurii speciale. |
| Distrugerea produselor contrafăcute | Nu ca măsură legală cu efect general; competența este a instanței prevăzute de lege. |
| Condamnarea penală | Nu poate fi dispusă de tribunalul arbitral. |
Ce rămâne rezervat instanței sau autorității
Actele de acordare, examinare și administrare a titlurilor de proprietate industrială aparțin autorităților competente.
În România, OSIM are atribuții privind înregistrarea mărcilor și indicațiilor geografice, ținerea registrelor și soluționarea procedurilor administrative prevăzute de Legea nr. 84/1998.
Anularea sau decăderea din drepturile conferite de marcă poate fi solicitată pe cale judiciară la Tribunalul București sau pe cale administrativ-jurisdicțională la OSIM, în condițiile legii. Hotărârile și deciziile definitive sunt reflectate în registrele de proprietate industrială.
Aceste proceduri nu pot fi înlocuite printr-o hotărâre arbitrală pronunțată numai între două persoane private.
Tribunalul arbitral nu poate dispune radierea unei mărci din registrul administrat de OSIM și nu poate obliga OSIM să modifice registrul dacă autoritatea nu este parte la convenția arbitrală și dacă nu există un temei legal expres pentru un asemenea efect.
Același raționament se aplică, cu particularitățile fiecărei legi speciale, brevetelor de invenție, desenelor și modelelor și indicațiilor geografice.
Problema validității titlului trebuie deosebită de problema utilizării sale contractuale.
| Operațiune | Autoritatea sau forul principal |
|---|---|
| Înregistrarea unei mărci | OSIM, potrivit procedurii speciale. |
| Contestația împotriva unor decizii OSIM | OSIM și instanțele indicate de Legea nr. 84/1998. |
| Anularea sau decăderea mărcii | Tribunalul București sau OSIM, în condițiile legii. |
| Radierea sau înscrierea mențiunilor în registru | OSIM, în baza actelor și hotărârilor prevăzute de lege. |
| Măsuri provizorii privind mărfuri suspecte | Instanța judecătorească competentă. |
| Comunicarea originii și circuitelor de distribuție | Instanța sesizată cu acțiunea privind încălcarea dreptului. |
| Confiscarea sau distrugerea bunurilor în procesul penal | Organele judiciare penale, potrivit legii. |
Măsurile provizorii și conservarea probelor
Atât Legea nr. 8/1996, cât și OUG nr. 100/2005 prevăd măsuri provizorii și de conservare a probelor care se dispun de instanțele judecătorești competente.
Pot fi avute în vedere interzicerea provizorie a încălcării, sechestrarea, descrierea detaliată, ridicarea unor obiecte și înscrisuri, blocarea conturilor sau comunicarea unor informații comerciale și financiare.
Aceste măsuri presupun exercitarea autorității publice și pot afecta persoane care nu sunt părți la convenția arbitrală.
Din acest motiv, ele nu pot fi dispuse de tribunalul arbitral cu același efect ca o măsură judecătorească de sechestru, de executare sau de obligare a unui terț la furnizarea de informații.
Existența unui arbitraj pe fond nu împiedică partea să solicite instanței competente măsuri provizorii sau sprijin judiciar, în condițiile Codului de procedură civilă și ale legii speciale. În practică, litigiul pe fond poate rămâne arbitral, în timp ce cererea provizorie sau măsura de conservare a probelor este soluționată de instanță.
O clauză arbitrală care prevede că „orice litigiu” va fi soluționat de arbitraj nu trebuie interpretată ca o renunțare la competența instanței de a dispune măsuri urgente cu efect asupra terților sau asupra circuitului comercial.
Dreptul de autor și drepturile morale
În materia dreptului de autor, litigiile patrimoniale privind reproducerea, distribuirea, comunicarea publică, adaptarea, licențierea și remunerația pot fi supuse arbitrajului, dacă părțile au consimțit în acest sens.
Autorul beneficiază însă și de drepturi morale, precum dreptul de a decide dacă, în ce mod și când opera va fi adusă la cunoștința publică, dreptul la recunoașterea calității de autor și dreptul la respectarea integrității operei.
Aceste prerogative nu pot fi tratate identic cu drepturile patrimoniale și nu pot face obiectul unei renunțări generale.
Un tribunal arbitral poate analiza problema paternității sau a integrității operei atunci când aceasta este necesară pentru soluționarea unei pretenții contractuale, de exemplu pentru a stabili dacă licențiatul a încălcat obligațiile privind indicarea autorului sau modificarea operei.
Această analiză incidentală nu echivalează cu o disponibilitate nelimitată asupra drepturilor morale.
În cazul unor litigii privind gestiunea colectivă, remunerații stabilite prin metodologii, autorizări sau sancțiuni administrative, trebuie verificate mecanismele speciale instituite de Legea nr. 8/1996.
O clauză arbitrală contractuală nu înlătură automat competența ORDA sau a instanțelor stabilite de lege.
Mărcile și contrafacerea
Legea nr. 84/1998 recunoaște titularului mărcii dreptul de a autoriza utilizarea prin licență și de a invoca drepturile conferite de marcă împotriva licențiatului care încalcă limitele contractului.
Litigiile privind durata licenței, teritoriul, produsele sau serviciile, calitatea și forma utilizării pot fi soluționate arbitral între titular și licențiat.
În schimb, anularea sau decăderea din drepturile asupra mărcii urmează procedurile speciale prevăzute de lege. Art. 57 din Legea nr. 84/1998 permite solicitarea acestor măsuri pe cale judiciară la Tribunalul București sau pe cale administrativ-jurisdicțională la OSIM.
Tribunalul arbitral nu dobândește această competență numai pentru că părțile au prevăzut arbitrajul în contractul de licență.
Dacă într-un arbitraj pârâtul invocă nevalabilitatea mărcii ca apărare, tribunalul arbitral poate fi nevoit să delimiteze analiza incidentală de soluționarea principală a validității.
El poate constata, pentru raporturile dintre părți, că titularul nu poate pretinde anumite efecte contractuale.
Nu trebuie să transforme această constatare într-o anulare a mărcii opozabilă erga omnes.
Patentele, desenele și modelele
În materia brevetelor, desenelor și modelelor, litigiile privind cesiunea, licența, remunerația, exploatarea și încălcarea obligațiilor contractuale pot fi analizate prin arbitraj în măsura în care sunt disponibile și acoperite de convenție.
Validitatea titlului, anularea, decăderea, întinderea protecției opozabile terților și înscrierile în registrele publice trebuie însă examinate potrivit legilor speciale și competențelor atribuite instanțelor sau OSIM.
Problema este deosebit de importantă în cazul unei apărări întemeiate pe lipsa noutății, lipsa activității inventive, lipsa caracterului individual sau depășirea domeniului de protecție.
Dacă această apărare este necesară numai pentru a stabili dacă s-a încălcat un contract de licență, tribunalul arbitral poate analiza problema în limitele litigiului dintre părți.
Dacă se solicită anularea titlului sau radierea acestuia din registru, competența trebuie verificată prin raportare la procedura specială.
Efectele hotărârii arbitrale
Hotărârea arbitrală este obligatorie pentru părțile convenției și produce efecte în limitele investirii tribunalului arbitral.
Ea nu poate impune, în lipsa consimțământului, obligații unui licențiat indirect, unui distribuitor, unui intermediar, unei platforme, unui garant sau unei autorități publice.
În materia proprietății industriale, efectul inter partes trebuie deosebit de opozabilitatea titlului înscris în registru.
O hotărâre arbitrală poate stabili că un licențiat datorează despăgubiri pentru depășirea licenței, fără să modifice titularul înscris în registru și fără să anuleze marca în raport cu ceilalți participanți la circuitul comercial.
În materia dreptului de autor, unde protecția nu depinde, ca regulă, de înregistrarea constitutivă a operei, arbitrajul poate avea un spațiu mai larg pentru soluționarea raporturilor contractuale.
Chiar și aici, efectele față de terți, sancțiunile penale și măsurile de ordine publică rămân supuse dreptului comun și legilor speciale.
| Efect urmărit | Regim |
|---|---|
| Obligarea licențiatului la plata redevențelor | Poate fi dispusă arbitral între părțile convenției. |
| Interzicerea contractuală a utilizării software-ului | Poate fi dispusă între părți, în limitele convenției și ale executării hotărârii. |
| Anularea mărcii cu efect general | Urmează procedura judiciară sau administrativ-jurisdicțională specială. |
| Radierea unui brevet din registru | Nu poate fi obținută automat printr-o hotărâre arbitrală inter partes. |
| Distrugerea mărfurilor contrafăcute | Se dispune de instanța competentă, potrivit legii speciale. |
| Condamnarea pentru piraterie | Este exclusă din arbitraj și aparține jurisdicției penale. |
Acțiunea în anulare și ordinea publică
Potrivit art. 608 din Codul de procedură civilă, hotărârea arbitrală poate fi desființată dacă litigiul nu era susceptibil de soluționare prin arbitraj, dacă nu exista o convenție arbitrală valabilă, dacă tribunalul a depășit limitele investirii sau dacă hotărârea contravine ordinii publice ori dispozițiilor imperative ale legii.
Într-un litigiu de proprietate intelectuală, acțiunea în anulare poate deveni relevantă dacă tribunalul arbitral a dispus anularea unei mărci, a obligat OSIM fără temei legal, a pronunțat măsuri față de terți care nu au consimțit la arbitraj sau a soluționat o componentă penală a faptei de contrafacere.
Invocarea normelor imperative nu exclude însă orice arbitraj în materia proprietății intelectuale.
Tribunalul arbitral poate aplica norme imperative pentru a determina existența încălcării și întinderea prejudiciului, atât timp cât soluția rămâne în limitele litigiului dintre părți și nu produce efectul juridic rezervat instanței sau autorității publice.
Redactarea clauzei arbitrale
Clauza arbitrală dintr-un contract de licență sau de cesiune trebuie să distingă între litigiile contractuale și procedurile privind validitatea sau publicitatea titlului.
|
Orice litigiu decurgând din prezentul contract sau în legătură cu acesta, inclusiv litigiile privind întinderea licenței, teritoriul, durata, exclusivitatea, redevențele, raportările, sublicențierea, utilizarea neautorizată, încetarea contractului și repararea prejudiciilor, va fi soluționat prin arbitraj. |
Concluzie
Arbitrul poate soluționa, în principal, litigiile patrimoniale și contractuale din materia proprietății intelectuale.
Sunt vizate licențele, cesiunile, redevențele, remunerațiile, utilizarea peste limitele autorizate, sublicențierea, confidențialitatea, răspunderea contractuală și despăgubirile dintre titular și partenerul său contractual.
Contrafacerea nu este, prin simpla sa calificare, nici automat arbitrabilă, nici automat exclusă.
Dacă disputa se poartă între persoane care au consimțit la arbitraj și privește încălcarea unui contract sau acordarea unor despăgubiri între aceste persoane, tribunalul arbitral poate analiza fapta în limitele convenției.
Dacă se urmăresc măsuri față de terți, sechestrarea, ridicarea, retragerea sau distrugerea produselor, comunicarea obligatorie de informații, modificarea registrelor sau aplicarea unei sancțiuni penale, competența aparține instanței ori autorității prevăzute de lege.
Validitatea și existența unui titlu de proprietate industrială trebuie deosebite de exploatarea contractuală a acelui titlu.
Tribunalul arbitral poate examina incidental întinderea dreptului sau opozabilitatea sa între părți, atunci când această analiză este necesară pentru soluționarea litigiului.
El nu poate transforma analiza incidentală într-o anulare cu efect general și nu poate înlocui procedurile de la OSIM sau procedurile judiciare speciale.
În materia dreptului de autor, drepturile patrimoniale sunt mai ușor de integrat într-o convenție arbitrală.
Drepturile morale ale autorului și procedurile privind sancțiunile administrative sau penale trebuie însă tratate distinct, deoarece nu pot face obiectul unei renunțări generale și nu sunt simple drepturi patrimoniale disponibile.
Criteriul decisiv rămâne obiectul concret al cererii și efectul urmărit. Întrebarea corectă nu este dacă „proprietatea intelectuală” este arbitrabilă în abstract, ci dacă pretenția dedusă judecății privește un drept disponibil, dacă părțile au consimțit la arbitraj și dacă hotărârea poate fi pronunțată fără a exercita o competență rezervată instanței, autorității publice sau jurisdicției penale.
Temeiuri principale: Codul de procedură civilă, art. 542, art. 547, art. 550, art. 553-554, art. 579, art. 608 și dispozițiile privind măsurile provizorii; Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în special art. 180-188 și art. 207; Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, în special art. 46-50, art. 55-63, art. 105-118; OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, în special art. 3-16; Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție și legislația specială aplicabilă desenelor și modelelor; Directiva 2004/48/CE; Hotărârea CJUE în cauza C-666/18, IT Development.